識別功能是確定商標(biāo)侵權(quán)行為的基礎(chǔ)

發(fā)布日期：2019-09-19 02:43:36

「案情回放」

2001年6月7日普拉達(dá)有限公司（以下簡稱普拉達(dá)公司）在中國取得‘PRADA’注冊商標(biāo)專用權(quán)，核定使用商品為‘手提包等’。商標(biāo)局的注冊證明顯示普拉達(dá)公司在第18類商品上使用的‘PRADA MILANO’商標(biāo)已注冊，核定使用商品為‘手提包等’。2012年8月29日《華商報》刊登了陜西東方源投資發(fā)展有限公司（以下簡稱東方源公司）推銷店鋪廣告，廣告中的‘PRADA’女款手提包使用了‘PRADA MILANO’商標(biāo)，廣告語為‘全球品牌進(jìn)駐，引領(lǐng)國際生活潮流’、‘國際潮牌街、餐飲大食代’。普拉達(dá)公司認(rèn)為，東方源公司使用其注冊商標(biāo)和字號進(jìn)行宣傳及華商報社刊登廣告的行為，侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)。同時，基于‘PRADA’在品行業(yè)極高的知名度，東方源公司攀附和利用了普拉達(dá)公司商標(biāo)及字號的聲譽(yù)，屬于不正當(dāng)競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。故訴至法院，請求判令東方源公司、華商報社停止商標(biāo)侵權(quán)和其它不正當(dāng)競爭行為；刊登聲明，消除影響；賠償損失。一審法院審理后判決：東方源公司立即停止擅自使用普拉達(dá)公司注冊商標(biāo)及不正當(dāng)競爭行為；賠償普拉達(dá)公司損失3萬元；駁回普拉達(dá)公司其他訴訟請求。

「不同觀點」

東方源公司、華商報社是否侵犯了普拉達(dá)公司商標(biāo)專用權(quán)、是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為，有以下幾種觀點：

一種觀點認(rèn)為，東方源公司為推銷店鋪使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標(biāo)進(jìn)行宣傳，會使相關(guān)公眾認(rèn)為商品的提供者為普拉達(dá)公司，故東方源公司之行為侵害了普拉達(dá)公司注冊商標(biāo)專用權(quán)。東方源公司非法攀附和利用了普拉達(dá)公司的聲譽(yù)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，同樣構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭行為。

另一種觀點認(rèn)為，東方源公司廣告中只是使用了含有‘PRADA’字樣的女式包的圖案推銷商鋪，屬于合理使用行為，且該商業(yè)房產(chǎn)項目未能開業(yè)經(jīng)營，不存在使用商標(biāo)的商品，未給普拉達(dá)公司造成損失，該行為不構(gòu)成侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，不可能直接侵犯普拉達(dá)公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)，也不構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

主審法官認(rèn)為，東方源公司在商業(yè)廣告中使用‘PRADA MILANO’ 及‘PRADA’注冊商標(biāo)，并非商標(biāo)意義上的使用，不會使消費(fèi)者對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，且該商業(yè)房產(chǎn)項目尚未經(jīng)營，不存在使用商標(biāo)的商品。故東方源公司使用上述注冊商標(biāo)推介商鋪，不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為。由此，華商報社發(fā)布廣告的行為也不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為。東方源公司未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人的許可，使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標(biāo)，本質(zhì)上屬于利用他人享有極高知名度的注冊商標(biāo)和企業(yè)字號，為自己獲取市場競爭優(yōu)勢以及交易機(jī)會，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。華商報社作為廣告發(fā)布者，已經(jīng)盡到了合理的注意義務(wù)，主觀上沒有侵權(quán)的故意或者過失，故華商報社刊登廣告之行為不屬于不正當(dāng)競爭行為。

「法官回應(yīng)」

不當(dāng)利用商標(biāo)聲譽(yù)進(jìn)行廣告宣傳構(gòu)成不正當(dāng)競爭

1.商標(biāo)的保護(hù)范圍

商標(biāo)是指提供商品或服務(wù)的經(jīng)營者，為將自己提供的商品或服務(wù)與他人提供的商品或服務(wù)相區(qū)別而使用的標(biāo)志。用于商品的商標(biāo)為商品商標(biāo)，用于服務(wù)企業(yè)的服務(wù)場所、服務(wù)用品、服務(wù)規(guī)格等為服務(wù)商標(biāo)。商標(biāo)的保護(hù)范圍是指一項商標(biāo)取得注冊商標(biāo)以后，依法對該項商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。我國商標(biāo)法第五十一條規(guī)定：注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。由此說明，商標(biāo)注冊人只能對其核定使用的商品或服務(wù)享有專用權(quán)，而不能對與其使用的商品或服務(wù)‘類似’的商品或服務(wù)享有專用權(quán)，即法律保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)是以‘核定使用的商品或服務(wù)’為范圍的，而注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大到與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)相近似的范圍。這是因為商標(biāo)的主要功能在于使相關(guān)公眾通過商標(biāo)識別不同商品或服務(wù)的來源，避免相關(guān)公眾對不同來源的商品或服務(wù)產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。如果對于已經(jīng)注冊的商標(biāo)核定了使用的商品或服務(wù)范圍后，他人繼續(xù)在相同商品或服務(wù)上使用相同或類似的商標(biāo)，那么商標(biāo)的功能無法實現(xiàn)。具體到本案中，‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標(biāo)專用權(quán)的范圍為手提包等核定使用的商品，注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍為與‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標(biāo)相同或相類似及與核定使用的商品相同或相類似的商品。普拉達(dá)公司指控東方源公司、華商報社刊登廣告使用‘PRADA’、‘PRADA MILANO’注冊商標(biāo)的行為是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭關(guān)鍵在于界定被控侵權(quán)人之行為是否破壞了商標(biāo)的基本功能。

2.商標(biāo)的基本功能在于識別商品的來源

商標(biāo)的基本功能在于識別不同商品的來源。消費(fèi)者借助商標(biāo)選購自己喜愛的商品或服務(wù)，經(jīng)營者借助商標(biāo)推銷自己的商品。我國商標(biāo)法實施條例第三條規(guī)定，商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。新修訂的商標(biāo)法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。即新商標(biāo)法在商標(biāo)的使用屬性中增加了‘用于識別商品來源的行為’。由此說明商標(biāo)的基本功能在于使相關(guān)公眾通過商標(biāo)識別不同商品或服務(wù)的來源，這種識別功能是為消費(fèi)者識別被標(biāo)識的商品來源提供保障，使其能夠與他人提供的商品區(qū)別開來。因而，商標(biāo)受保護(hù)的基礎(chǔ)終體現(xiàn)在具有識別功能。眾所周知，任何權(quán)利的行使都不是的，商標(biāo)權(quán)的行使也不例外。商標(biāo)權(quán)的邊界是由其功能設(shè)定和界定的，商標(biāo)的功能是確定侵權(quán)行為標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基本行為是在商業(yè)標(biāo)識意義上使用相同或者近似商標(biāo)的行為，即被控侵權(quán)標(biāo)識的使用必須是在商標(biāo)意義上的使用，或者說必須是將該標(biāo)識作為區(qū)分商品來源的商標(biāo)使用。倘若所使用的與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的文字、圖形等標(biāo)識不具有區(qū)分商品來源的作用，這種使用不是商標(biāo)意義上的使用，因而不會構(gòu)成對他人注冊商標(biāo)權(quán)的侵害。侵害商標(biāo)權(quán)行為有不同的表現(xiàn)形式，其本質(zhì)特征是對商標(biāo)識別功能的破壞，造成相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)。在認(rèn)定是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)行為時，必須考慮商標(biāo)主要是發(fā)揮與他人商品或者服務(wù)區(qū)別開來的標(biāo)識功能。不損害商標(biāo)識別功能的使用行為，通常不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)行為。具體到本案中，東方源公司雖在商業(yè)廣告中使用的女款手提包中有‘PRADA MILANO’及其文字表述中有‘PRADA’注冊商標(biāo)，但廣告的目的是為了吸引商戶進(jìn)駐東方國際中心，東方源公司并未在其經(jīng)營的房產(chǎn)項目和推銷的店鋪商品上使用上述注冊商標(biāo)，其與普拉達(dá)公司在本案中主張的商品并非同一種商品。東方源公司只是向消費(fèi)者描述了自己投資開辦了東方國際中心房產(chǎn)項目和推銷店鋪，將引進(jìn)‘PRADA’等全球品牌進(jìn)駐，并未表明自己是普拉達(dá)商品的提供者，不會起到使人認(rèn)為東方源公司投資的東方國際中心房產(chǎn)項目和推銷店鋪來源于普拉達(dá)公司的作用。故東方源公司在《華商報》商業(yè)廣告中使用爭訟之注冊商標(biāo)，不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為。

3.認(rèn)定不正當(dāng)競爭行為的構(gòu)成要素

我國反不正當(dāng)競爭法規(guī)定：本法所稱的不正當(dāng)競爭是指經(jīng)營者違反本法規(guī)定，損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的行為。認(rèn)定不正當(dāng)競爭行為應(yīng)具備的條件是：不正當(dāng)競爭行為是一種市場競爭行為；違反了市場競爭原則；對市場競爭產(chǎn)生了損害。通常按照商標(biāo)法不能認(rèn)定構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的情形下，原則上該行為不按照反不正當(dāng)競爭法的規(guī)定予以規(guī)制。但若被控侵權(quán)人未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的許可，利用他人享有極高知名度的注冊商標(biāo)和字號，以競爭為目的，為自己獲取市場競爭優(yōu)勢以及更多的市場交易機(jī)會，違反了誠實信用和公平競爭的原則，則可以適用反不正當(dāng)競爭法進(jìn)行規(guī)制。在現(xiàn)代商業(yè)推銷活動中，商標(biāo)不僅是一種區(qū)別標(biāo)志，而且還具有聲譽(yù)。對商標(biāo)聲譽(yù)搭便車行為侵犯的是以不支付對價的方式獲取、利用商標(biāo)權(quán)人為建立商標(biāo)聲譽(yù)付出的投入，使用商標(biāo)的目的不是識別商標(biāo)所代表的商品或商品提供者，而在于提高自身的形象，吸引消費(fèi)者的注意，推銷自己的商品以謀取不正當(dāng)利益。對商標(biāo)聲譽(yù)的攀附行為往往出現(xiàn)在攀附者的廣告宣傳活動中。本案中，東方源公司為獲取有利的市場競爭地位，在廣告中借用‘PRADA’的知名度，提升其店鋪的品味和形象，不正當(dāng)?shù)孬@取對其有利的地位和利益。同時，東方源公司在廣告中宣稱‘國際潮牌街、餐飲大食代’，由此無法避免給消費(fèi)者造成普拉達(dá)公司商鋪與非高端餐飲品牌混同在一起經(jīng)營的印象，會損害普拉達(dá)公司的品牌形象和商標(biāo)聲譽(yù)。東方源公司的行為違反了誠實信用原則，攀附和利用了普拉達(dá)公司商標(biāo)及字號的聲譽(yù)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

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